BANNING’s Merkbescherming in Nederland: Overwinning voor Chanel en Coty tegen geur-lookalikes

Lessen uit de geurachtige overwinning van Chanel en Coty. Een Nederlandse rechtbank heeft geoordeeld dat het gebruik van parfumvergelijkingslijsten inbreuk maakt op het handelsmerk wanneer het de grenzen van vergelijkende reclame overschrijdt.

Door heel Europa is de groeiende handel in geurimitaties een doorn in het oog van de eigenaars van bekende parfummerken. Hun positie in Nederland is echter versterkt door een uitspraak van de Rechtbank Den Haag.

Diverse bedrijven die handelen onder de naam Bargello hebben parfums aangeboden en verkocht die werden gepromoot als imitaties van merken die eigendom zijn van Chanel of in licentie zijn gegeven aan Coty. Bargello bood zijn geurachtige parfums aan door vergelijkingslijsten te gebruiken, waarbij elk genummerd Bargello-parfum gelinkt wordt aan een bekend parfummerk:
• 134 – Chance, Chanel;
• 135 – NO 5, Chanel;
• 141 – Love Chloe, Chloe;
• 166 – Escape, Calvin Klein; en
• 736 – Adventure, Davidoff.

Volgens Bargello’s advertentie verkocht het meer dan 400 hoogwaardige parfums die vergelijkbaar waren met bekende merkparfums. De advertentie beweerde dat het enige verschil dat consumenten zouden merken in hun portemonnee zou zitten. Bargello verkocht zijn parfums in eenvoudige verpakkingen, die niet leken op de handelsaankleding van Chanel- of Coty-parfums. Het bedrijf betoogde dat zijn handelingen geen inbreuk maakten op enige handelsmerkrechten, omdat klanten zijn parfums niet zouden verwarren met die van Coty of Chanel.

Coty en Chanel begonnen een gerechtelijke procedure tegen Bargello om hun handelsmerken tegen inbreuk te beschermen. Het opbouwen en onderhouden van een internationaal bekend merk vereist veel creativiteit, jarenlange marketinginvesteringen en wereldwijde handelsmerkbescherming. Chanel en Coty betoogden dat Bargello oneerlijk voordeel trok uit het onderscheidende karakter en de reputatie van hun merken. Door zijn parfums te presenteren als imitaties van die van Chanel en Coty, profiteerde Bargello van de aantrekkingskracht en het prestige van hun handelsmerken zonder enige financiële compensatie te betalen.

L’Oréal all over again?
De feiten van deze zaak doen wellicht denken aan een eerdere zaak. In de zaak L’Oréal tegen Bellure gaf het Europese Hof van Justitie een baanbrekende uitspraak in het Europese merkenrecht, die ook ging over het gebruik van parfumvergelijkingslijsten.

Uit de uitspraak van het Hof volgt dat het gebruik van parfumvergelijkingslijsten als vergelijkende reclame moet worden beschouwd en dat een merkhouder het gebruik van zijn merk in een advertentie die niet aan alle wettelijke voorwaarden voor toegestane vergelijkende reclame voldoet, kan voorkomen.

Dit is zelfs het geval als dit gebruik de essentiële functie van het handelsmerk, namelijk het aanduiden van de oorsprong van de goederen, niet in gevaar brengt, op voorwaarde dat dit gebruik een van de andere functies van het merk aantast.

Deze functies zijn onder andere het garanderen van de kwaliteit van de goederen en het communiceren, investeren of adverteren hiervan. Als dergelijke functies worden aangetast, kan de handelsmerkhouder actie ondernemen tegen dit meeliften. Het is echter niet nodig om te bewijzen dat er verwarring of aantasting van het onderscheidend vermogen of de reputatie van het handelsmerk of de eigenaar waarschijnlijk is.

Om deze reden is de stelling van Bargello dat er geen waarschijnlijkheid van verwarring is vastgesteld, niet geslaagd, aangezien dit niet nodig was. Bovendien heeft de rechtbank de stelling van Bargello dat Chanel en Coty geen schade hebben geleden, niet overeind gehouden. Zoals het Hof in de zaak L’Oréal heeft uitgelegd, kan het profiteren van het onderscheidend vermogen of de reputatie van een handelsmerk als oneerlijk worden beoordeeld, zelfs als dit niet nadelig is voor een van beide.

Hoe meeliften beoordeeld wordt
Het Hof heeft de weg geëffend voor de beslissing van de rechtbank. Deze heeft dezelfde criteria als het Hof toegepast om te bepalen of het gebruik van een teken ongerechtvaardigd voordeel trekt van het onderscheidend vermogen of de reputatie van een handelsmerk. De rechtbank hanteert naast deze criteria een globale beoordeling, waarbij alle relevante factoren worden meegenomen:
• de sterkte van de reputatie van het handelsmerk;
• de onderscheidendheid van het handelsmerk; en
• de mate van gelijkenis tussen de betreffende merken en de nabijheid van de producten.

Hoe sterker het onderscheidend vermogen en de reputatie van een handelsmerk, hoe gemakkelijker het zal zijn om te accepteren dat er schade aan is toegebracht. Bovendien geldt: hoe onmiddellijker en sterker het handelsmerk door het teken in gedachten wordt gebracht, hoe groter de kans dat het teken ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van het handelsmerk, of er nadeel aan toebrengt.

De Rechtbank Den Haag heeft vastgesteld dat de handelsmerken van Coty en Chanel bekend waren door voortdurende investeringen en inspanningen op het gebied van reclame en bescherming. De rechtbank oordeelde dat het gebruik van deze merken in vergelijkende reclame alleen is toegestaan als het voldoet aan de cumulatieve vereisten van de EU-richtlijn vergelijkende reclame (84/450/EEG), zoals geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Net als elke vergelijkende reclame, moeten de advertenties van Bargello de goederen of diensten niet presenteren als imitaties of replica’s van goederen of diensten die een beschermd handelsmerk of handelsnaam dragen – deze voorwaarde is niet alleen van toepassing op nagemaakte goederen, maar ook op elke imitatie of replica.

Volgens de rechtbank overschreden de advertenties van Bargello deze grenzen. Ze wekten de indruk dat de parfums van Bargello imitaties of replica’s waren van die van Coty en Chanel, met de uitdrukkelijke vermelding: “400 merkparfums, je merkt geen verschil, behalve in je portemonnee!”. De rechtbank oordeelde dat de vergelijkingenlijsten – die bestonden uit een nummer, direct gevolgd door een bekend parfummerk dat toebehoorde aan (onder andere) Chanel en Coty – ook Bargello’s parfums presenteerden als imitaties van Chanel’s en Coty’s.

Bovendien merkte de rechtbank op dat de merken van Chanel en Coty een grotere rol speelden in de verkoopstrategie van Bargello dan nodig was voor een vergelijkende reclame. In het licht van het onderscheidend vermogen en de reputatie van de merken van Chanel en Coty concludeerde de rechtbank dat Bargello oneerlijk voordeel trok uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van die handelsmerken.

Intern gebruik van vergelijkingslijsten
Wat als de vergelijkingslijsten alleen intern door de medewerkers van Bargello werden gebruikt? De rechtbank overwoog dat, zelfs in dat geval, de handelsmerken van Chanel en Coty nog steeds dezelfde cruciale rol zouden hebben gespeeld in het communicatieproces van Bargello met zijn klanten. Daarom zou het in Nederland verbergen van parfumvergelijkingslijsten achter de toonbank onvoldoende kunnen zijn om inbreuk op het handelsmerk te voorkomen.

Conclusie
Deze uitspraak heeft de juridische positie van eigenaren van bekende parfummerken in Nederland versterkt. Wanneer de grenzen van vergelijkende reclame worden overschreden, vormt het gebruik van parfumvergelijkingslijsten een inbreuk op het handelsmerk – zelfs als deze lijsten alleen intern worden gebruikt. Als de bekende parfummerken een cruciale rol spelen in het communicatieproces door de geurimitaties te presenteren als imitaties van de geparfumeerde handelsmerken, kan de bedrijfsvoering onaangenaam worden.