KitKat vormmerk moet in alle EU-lidstaten onderscheidend zijn

Voor de geldigheid van een merk is vereist dat het merk onderscheidend vermogen bezit. Dat betekent dat het teken geschikt moet zijn om producten te identificeren als afkomstig van een bepaalde onderneming. Zo is de naam ICE TEA voor ijsthee niet onderscheidend en dus geen geldig merk. Maar de naam MEXICANO voor snacks is dat weer wel.

Voor alle typen merken (zoals namen, logo’s, vormen) geldt: Hoe groter het onderscheidend vermogen van het merk, des te sterker is het merk. Is het merk sterk, dan heeft het bovendien een grotere beschermingsomvang. Een merk kan van huis uit onderscheidend vermogen bezitten. Maar een merk dat van oorsprong niet onderscheidend is, kan ook onderscheidend vermogen verkrijgen door intensief gebruik ervan. Het merk is dan ‘ingeburgerd’.

Denkt u bij een chocoladewafel bestaande uit vier repen meteen aan KitKat?

Die vraag was aan de orde in een recente uitspraak van het Europese Hof over het vormmerk van KitKat.

Wat was er aan de hand?

Een korte voorgeschiedenis. Nestlé diende in 2002 een EU merkaanvraag in voor de driedimensionale vorm van haar chocoladewafel: het Kitkat vormmerk. Concurrent Cadbury vorderde vervolgens in 2007 bij het Europese merkenbureau EUIPO nietigheid van het Kitkat vormmerk, omdat het vormmerk volgens Cadbury elk onderscheidend vermogen miste. In eerste instantie wees de nietigheidsafdeling van het EUIPO de vordering van Cadbury toe en verklaarde het vormmerk van Nestlé nietig. Maar in beroep dacht de kamer van beroep van het EUIPO daar anders over. Zij vernietigde deze uitspraak, omdat Nestlé had aangetoond dat haar vormmerk alsnog onderscheidend vermogen had verkregen in de EU.

Daarmee was het Kitkat vormmerk nog niet gered: In de daaropvolgende procedure bij het Gerecht merkte het Gerecht op, dat de kamer van beroep zich namelijk niet had uitgesproken over de vraag of er bewijs was dat het vormmerk ook in België, Ierland, Griekenland en Portugal onderscheidend vermogen had verkregen. Dat bewijs ontbrak!

Was het nodig voor Nestlé om voor iedere EU lidstaat te bewijzen dat haar vormmerk door intensief gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen?

Over die vraag boog het Europese Hof zich.

Het Hof stelt voorop dat een EU merk een eenheid vormt en in de hele EU dezelfde rechtsgevolgen heeft. Dat betekent dat een teken ook in de gehele EU – dus in alle EU-lidstaten – onderscheidend vermogen moet bezitten. Een merk dat niet van huis uit in de gehele EU onderscheidend vermogen had, kan slechts als merk worden ingeschreven als wordt bewezen dat het door gebruik alsnog onderscheidend vermogen heeft verkregen op het gehele grondgebied in de EU.

Wanneer een merk niet van huis uit in de gehele EU onderscheidend vermogen heeft, dan volstaat het niet om te bewijzen dat het merk onderscheidend vermogen heeft gekregen in een aanzienlijk deel van de EU.  Het Hof gaat niet zover, dat dan voor elke EU lidstaat afzonderlijk bewijs moet worden geleverd dat het merk daar is ingeburgerd. Het zou immers zomaar kunnen zijn, dat wanneer twee lidstaten naast elkaar liggen, cultureel verwant zijn of dezelfde taal spreken, de consumenten in de ene lidstaat voldoende kennis hebben van producten op de markt van de andere lidstaat. Maar met bewijzen moet wel kunnen worden aangetoond, dat het merk in iedere lidstaat van de EU, waar het nog geen onderscheidend vermogen had, alsnog onderscheidend vermogen heeft verkregen.

Conclusie

Heeft een merk niet uit zichzelf al onderscheidend vermogen, dan kan het onderscheidend vermogen verkrijgen door intensief gebruik van het merk. Voor EU merken is dan wel vereist, dat het merk in de gehele EU onderscheidend vermogen moet hebben verkregen, en dat dit moet kunnen worden aangetoond. Bewijs voor slechts een gedeelte van de EU is niet voldoende. Zo’n bewijslevering is, op zijn zachtst gezegd, nog een hele opgave. Bij de ontwikkeling van een nieuw product of een nieuwe dienst, verdient het daarom de voorkeur om meteen een sterk merk te kiezen. Een merk, dat van huis uit al onderscheidend vermogen bezit.

Wilt u meer weten over merkbescherming? Neem dan gerust contact op met Ranee van der Straaten of Floris de Vriend.