Merkhouders opgelet!

Vanaf 1 januari 2006 jl. kan in de Benelux oppositie worden gevoerd tegen alle nieuwe merkinschrijvingen ongeacht de waren- of dienstenklasse(n) waarvoor is ingeschreven.

Een merkrecht krijgt u niet voor niets. In bijna alle landen ter wereld moet u daarvoor het merk dat u hanteert inschrijven in een daartoe bestemd register. Sinds 1 januari 1971 kan men door zo’n inschrijving (ook wel depot genoemd) bij het Benelux Merkenbureau een merkrecht verkrijgen dat gelding heeft voor de gehele Benelux.

Indien u ook in landen buiten de Benelux bescherming voor uw merk wenst te verkrijgen dient u uw merk ook daar in te schrijven (van land tot land). Er zijn inmiddels echter ook alternatieven waarmee u door middel van één inschrijving direct bescherming kunt krijgen voor een groep van landen.

Een voorbeeld daarvan is de zogenaamde internationale merkinschrijving op de voet van het Verdrag van Madrid, waarbij een groot aantal landen is aangesloten. Bij de inschrijving kunt u aangeven in welke landen u uw merk wenst te beschermen. Na de inschrijving verkrijgt u dan een pakket merkrechten.

Een ander systeem biedt de Gemeenschapsmerkenverordening. Op grond daarvan kunt u door middel van één inschrijving van uw merk bij het Europees Merkenbureau te Alicante in Spanje één merkrecht verkrijgen dat gelding heeft voor de gehele Europese Unie. Het merkenrecht in de Europese Unie is overigens grotendeels geharmoniseerd en geïniformeerd.

Voor het verrichten van inschrijvingen zijn bepaalde vergoedingen verschuldigd.

Indien u uitsluitend zaken doet in de Benelux of in dat gebied uw activiteiten start zult u zich voor het beschermen in eerste instantie oriënteren op het verkrijgen van een Benelux merkrecht. Om een beeld te krijgen van de activiteiten van het Benelux Merkenbureau kunt u de website bezoeken (www.bmb-bbm.org).

Het op een correcte wijzen inschrijven van merken steekt nauw. Wij adviseren vrijwel zonder uitzondering om dat niet zelf te doen, maar om daarvoor een daarin gespecialiseerd merkenbureau in te schakelen. Ook het bewaken van merkinschrijvingen is een vak apart dat bij uitstek het terrein vormt van merkenbureaus. BANNING heeft op dat vlak een uitstekend netwerk.

Het verrichten van een inschrijving voor een merk verloopt niet altijd vlekkeloos. Het kan voorkomen dat uw merk al door iemand anders is geregistreerd. Deze oudere merkhouder kan bezwaar hebben tegen uw inschrijving en zelfs nadat uw inschrijving is afgerond naar de rechter stappen om uw inschrijving nietig te laten verklaren, bijvoorbeeld omdat u van inschrijving had moeten afzien, omdat u wist dat de oudere merkhouder het merk al in gebruik had. Er is dan sprake van kwade trouw.

Het maken van bezwaar tegen een merkinschrijving – formeel oppositie genoemd – was tot 1 januari 2004 een vreemde eend in de bijt van het Benelux merkenrecht. België, Nederland en Luxemburg hebben in Benelux verband als laatste landen van de Europese Unie een oppositieprocedure ingevoerd. Deze kon sedert 1 januari 2004 gevolgd worden tegen merkinschrijvingen die daarna zijn of worden verricht voor bepaalde waren- en dienstenklassen. Om precies te zijn de klassen 2, 20 en 27.

Met ingang van 1 januari 2005 kon de oppositieprocedure ook gevolgd worden tegen merkinschrijvingen in de klassen 8, 13, 15, 17, 19 en 21.

Voor merkinschrijvingen in de resterende warenklassen (1, 3, 5, 9, 10, 16 en 35-45) diende de oppositieprocedure uiterlijk op 1 januari 2008 ingevoerd te zijn.

Op 10 augustus 2005 heeft het Benelux Merkenbureau bekend gemaakt dat de oppositieprocedure voor merkinschrijvingen in de resterende warenklassen vanaf 1 januari 2006 zou worden opengesteld.

Concreet betekent dit dat u als oudere merkhouder met ingang van 1 januari 2006 jl. alert dient te zijn op alle nieuwe merkinschrijvingen die worden verricht in waren- en dienstenklassen waarvoor u zelf een merkrecht heeft verkregen om daartegen een oppositieprocedure te starten. Omgekeerd dient bij inschrijvingen van merken na 1 januari 2006 in alle waren- en dienstenklassen er rekening mee te worden gehouden dat een oppositieprocedure kan volgen.

Een oppositieprocedure kan in beginsel worden gevoerd als de betreffende nieuwe merkinschrijving wordt verricht voor gelijke, voor dezelfde waren reeds gedeponeerde merken ?f voor gelijke of overeenstemmende voor dezelfde of soortgelijke waren reeds gedeponeerde merken, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan.

De procedure moet worden gestart door middel van een bezwaarschrift bij het Benelux Merkenbureau binnen twee maanden nadat de nieuwe merkinschrijving is gepubliceerd in het Beneluxmerkenblad. Tegen de uitspraak van het Benelux Merkenbureau kan binnen twee maanden beroep worden aangetekend (in Nederland bij het Gerechtshof Den Haag).

Om tijdig bezwaar te maken tegen onwelgevallige nieuwe merkinschrijvingen raden wij u aan om gebruik te maken van de zogenaamde signaleringsfunctie die door merkenbureaus wordt aangeboden. Zo wordt u op de hoogte gesteld van merkinschrijvingen waartegen u bezwaar kunt maken.

Voor nieuwe toetreders tot de merkenmarkt is het zaak door het ingeschakelde merkenbureau goed onderzoek te laten verrichten naar reeds ingeschreven merken om oppositieprocedures voor zoveel mogelijk te vermijden.

Voor het voeren van oppositieprocedures staat de sectie IE van BANNING u graag bij.